案例评析｜驰名商标按需认定原则的适用
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导语｜
如果商标权人在与被诉侵权商品相同或类似的商品上仅拥有防御性注册商标，防御性商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。此时应当允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，以充分保障商标权人的合法利益。
供稿：秦琳、裴一歌
编辑：秦琳、裴一歌
裁判文书请戳
（2016）浙民终794号【案件事实】
索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚公司）成立于2003年7月15日，经营范围为：家具安装；家具修理；家具设计服务；家具制造等。2011年4月，索菲亚公司在深交所A股上市。索菲亚公司是第1761206号“索菲亞”商标的权利人，该商标核准注册在第20类“非金属门装置；家具；家具门”等商品上。2011年12月，该商标被广州市工商行政管理局评为广州市著名商标。2015、2016年商评委两次认定该商标使用在家具商品上构成驰名商标。
索菲亚公司发现嘉兴市司米集成吊顶有限公司（以下简称司米公司）、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司（以下简称南阳索菲亚公司）在集成吊顶产品、网站、微信公众号、门店及广告宣传材料中使用“索菲亞”及与“索菲亞”商标近似的标识，认为该行为侵害了其第1761206号“索菲亞”驰名商标的专用权，故向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。
【争议焦点】
本案的争议焦点之一为：是否需要认定第1761206号“索菲亞”注册商标为驰名商标。
【裁判观点】
一审法院认为，被诉侵权产品“集成吊顶”实质上是对吊顶模块与电器模块进行个性化选择后所形成的一种组合形式，其吊顶模块与电器模块仍系两种独立的商品，在《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》中分属第6类商品和第11类商品。经查，索菲亚公司在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亞”注册商标，故本案中其完全可以以第4287169号“索菲亞”注册商标为基础主张商标专用权，而无须以其注册在第20类商品上的第1761206号“索菲亞”注册商标主张商标专用权。故该院认为本案无必要对第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名作出认定。即便有必要在本案中认定第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名，现有证据也不足以证明上述商标已属驰名。
索菲亚公司不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。
二审法院认为，商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。防御性商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此，本院认为，索菲亚公司以第1761206号“索非亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类“餐具柜；非金属门装置；家具；家具门；家具用非金属附件；镜子；衣帽架（家具）”，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，对涉案商标是否驰名作出认定。
二审法院根据在案证据，认定涉案商标在被诉侵权行为发生时已经处于驰名状态。家具与集成吊顶同属家装领域，在较为大型的家居建材市场中往往同时有售，两种商品之间存在较高的关联程度。司米公司、南阳索菲亚公司在知晓涉案商标的情况下，却仍然使用与之相同或相近的标识，在主观上存在攀附的恶意，在客观上足以使相关公众认为被诉标识与涉案驰名商标具有相当程度的联系，从而减弱了驰名商标的显著性、贬损了驰名商标的市场声誉。因此，司米公司、南阳索菲亚公司共同实施的上述行为侵害了索菲亚公司的涉案商标权。
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